道可特知产·观点 | 窦夏睿:生物医药技术交易风险管理

来源: 道可特律所  时间: 2022-05-11 21:53:08  作者: 窦夏睿

4月26日,由北京市道可特律师事务所主办的“道可特首届知识产权与数据保护主题论坛”顺利举行。本次论坛齐聚多名业界专家大咖,共同探讨知识产权与数据保护视阈下的实践热点与理论前沿。扬子江药业集团知识产权总监窦夏睿女士出席论坛并发表“生物医药技术交易风险管理”主题演讲。

以下为演讲实录:

谢谢各位律师。今天分享的主题是“生物医药技术交易风险管理”。我接触的合同基本上是以医药行业为主,我更多会从这个行业的特色来给各位分享我认为是风险点和需要控制的地方。

药品大体分为仿制和创新两种。按药品注册管理法和专利法的相关规定,可以看出从注册角度和从专利法角度对创新药的界定是有差距的。从专利角度来说,有专利的产品都认为它是创新的;但从药品注册的角度来讲,它有明确的注册分类,一般是一类二类,一类是境内外均未获上市的创新药,二类进一步包括4个小类,属于改良型创新药的范围。此外还有五类,严格意义上来讲也是真正的新药,这是境外上市的药品申请在境内上市。我们看到新修改的《专利审查指南(征求意见稿)》,它对于创新药的专利是规定了可以延长保护期,它其实没有承认五类是新药,就是说它在规定创新药延期保护时,将五类排除在外,只给了一类以及二类中的2.1和2.4类。这从法律的价值取向来说,即认为只有一类以及2.1和2.4类是值得被延期的新药,其他注册类型的创新药,从国家层面认为不符合延期的价值取向,所以就被排除了。

创新药的研发进程可以说非常长,各位应该也知道,整个创新药的总体成功率比较低,一般来说只有0.01-0.02%,我们可能要花费十多年甚至更长的时间进行研发,也就是说很多人在企业待一辈子可能只会见证一个创新药的上市,如果不停换单位,那可能这辈子都没真正见证过创新药从开始研究到推上市的全过程。

新药开发消耗的时间和资本都是非常大的,我们可以看到整个历程要经过实验室开发、临床申报、临床实验、申报生产和报产上市。在实验室开发阶段应该说绝大部分都会被淘汰掉,成功率只有0.05-0.1%。通常而言,在PCC的先导化合物阶段开始,从上百个化合物里在挑选所谓的候选化合物然后到PCC,可能最终会确定一两个,然后再进行临床申报。

而在临床试验阶段要经过一期、二期、三期,最后报产上市,这个过程大概要8-9年的时间。即便是报产上市,已经进入了临床的产品,最后也是90%多都被淘汰,只剩下不到10%的产品有可能成为真正的产品上市,整个过程是非常漫长且成功率极低的。

由于整个新药开发的风险大且历程非常长,所以很多不了解药品行业的人就觉得,周期太长回本太晚,如果投资这个药品行业,感觉风险太大。虽然是这样,但可以看到药品的交易仍然非常活跃。这是因为行业有个特点,虽然项目可能风险很大、时间非常长,但好处在于项目在每个阶段都可能变现,所以一个药品的项目不管在早期阶段、PCC阶段、还是到了临床阶段都可能产生交易,而且项目或者说产品的估值会随着其所处阶段的推进成指数级的上升,越到后期的项目越贵,往往会出现非常高额的交易。即使是针对上市后的产品,仿制药企业它在申报时有申报资料,这也可以交易。有直接卖资料包的情形,比如说在美国已经上市的仿制药产品,它把美国这一套申报上市的资料包拿到中国来交易,中国的企业帮海外公司完成国内的注册以及后续产品在国内的生产上市和本土化的过程,这类的交易模式也很多。不管是哪个阶段的交易,都有各自的特点,从风控的角度而言,我们每个阶段考虑的风险点是不同的,所以今天我就想顺着交易的类型,给各位捋一下药品行业技术交易在合同中的重要风险点的把控。

首先,所有药品的交易,其核心的资产和核心价值都在于知识产权,也就是许可。许可条款是需要重点关注的条款,我们会非常关注许可的范围,具体来说包括地域、适应症、时间三个方面。

先谈谈地域。如果地域是“中国”,包不包括港澳台、日韩这些地区或国家?或是怎样进一步细分地域?一般所有的药品交易协议,首先会规定被许可方在什么区域内进行产品的研发以及后期的商业化,相对方会保留在区域外的权力。

其次是适应症。“适应症”也是非常需要注意的,对于药品专利来讲,大家都觉得数量很少,但一个专利往往会涵盖很多内容,例如多个API、制剂和医药用途等,所以对于一件药品专利,我们并不是把它当作单件产品来看,而是会把它当作有可能形成很多产品的专利来看。在适应症的规定上,有时候会非常细,比如说化合物的作用靶点是某一个靶点,而这个靶点会在人体的多个疾病领域得到应用,此时,作为技术的持有人,可能只会许可特定靶点的某一种适应症给被许可方,允许被许可方在这个适应症领域进行开发和商业化,但是权利人要保留其在另一个适应症领域的开发和商业化,这种合作模式在药品交易合同比较常见。在订立合同的过程中,措词会比较严格,因为这个划界是非常重要的问题。对创新药的投资来讲,企业最在意的是标的产品将来能否成为独家产品?所谓“独家产品”是指,有可能专利不是它独有的,但市场上卖的这一个产品,或者针对这个适应症一定是它独有的,这个就是独家的产品。所以在适应症上,会结合临床适应症包括药品注册方面在合同里做明确的规定。比如说这个品种的高血压方面的药品开发以及后续的商业化可以保留在权利人这里,而将肝硬化的开发和商业化转让给受让方,这样的话,大家开发的是同一个化合物,或者同一个类型的产品,但在适应症上进行了区分。

还有时间也是比较重要的概念,因为时间涉及到产品上市后的利益分配。在有些时候,如果许可方相对比较强势,会要求受让方在产品上市后一段时间内——例如10年——都按比例支付提成,而不管专利是否到期和有效,这对被许可方来说就存在风险。如研发周期很长,可能产品上市时,专利已保护期届满了,或者专利保护期不足10年,这时候,如果受让方签订一个可能没有专利保护的提成费用的条款,等到专利期限届满后,仿制药大量上市,如果还要支付许可费,被许可方可能就没有什么利润可言了。另外是对后续的知识产权布局提出了很高的要求,要在后续开发中不停有新专利申请对现有专利池进行补充。这个一般也会作为许可条件进行谈判。对受让方来说,最理想的是在核心专利保护期内,支付提成费用。但这个能否谈成要看双方的强势程度。

下面是许可类型方面。许可类型按我国司法解释来讲,分独占的、排他的和普通许可三类。但是在我看来,这个分类相对来说比较机械。为什么我们国家现在的专利许可备案制度在药品行业来说没有太大的价值,或者说,为什么绝大部分真正有高额的交易,你是看不到它的备案信息的?个人理解,确实是因为分类太机械了。例如前面举的例子,一个专利有可能涵盖的不止是一个产品,我要的许可类型肯定是独家的许可,也就是除了被许可人之外没有其他人再可以进行商业化。但是从专利角度来讲,被许可人其实只要了专利中的一个化合物,或者这一系列化合物的一个适应症的独占权,其它技术方案是权利人保留的权益,此时从这个专利的角度,就很难说应该属于独占的还是排他的许可。因为许可方也要在他保留的权益范围内实施,而且还要再做许可或者分许可。我们国家的分类比较机械,而且在备案的时候,对合同的格式要求非常死板,基本不接受过多的解释,所以真正有价值的交易应该都会因为合同形式问题而无法备案。从行业特色来讲,信誉度好的公司,也不会首选备案,双方还是以合同为主。特别是涉及到国内外的交易,国外的合作方很难解理解我们的许可类型和备案制度,也不能接受因为备案再单独签一个合同的做法。

由于药品交易在许可类型上比较复杂,所以一般不建议在交易合同里简单地用“独占”“独家”或者“排他”这三个字眼对许可类型进行规定,建议用非常严谨、甚至有点复杂的表述把双方的权力范围从各个角度界定得非常清楚。

“分许可”里需要注意的是,作为集团化的公司来讲,建议把所有的关联方列入被许可范围,而不是分许可范围。从集团公司角度来讲,需要考虑产品上市的实际安排,比如说研发可能在子公司A,而MAH(上市许可持有人)会在子公司B,原料药或者中间体被安排在子公司C,最后制剂又在子公司D。如果将这种模式用分许可方式来实现,受限会比较多,导致丧失一部分自主性或者灵活性,因为分许可通常要受许可范围的限制,有一些权利人会要求分许可必须通知甚至是取得书面同意,这样对我们商业的灵活性或者后续的安排可能会造成阻力。且由于合同持续的时间通常非常长,有可能当时签合同的是一批人,后面执行合同是另一批人,有可能到7年、8年之后,原来那批人都离职了,所以严格地执行合同对公司管理来说提出了更高要求。在处理这个问题时,我更倾向于在合同中设“关联方”的概念,把所有的集团公司下的子公司都作为关联方,而且集团公司和关联方全部都是被许可人,这样在商业安排上被许可人的灵活性和自由度都比较大。

另外一个是考虑服务外包。关于“服务外包”,有些合同安排也会认为这是分许可。但是我们更倾向于,这不属于分许可,只是委托服务的性质,服务外包的被委托人相当于只是我们在执行许可合同过程中的一个工具或者平台,协助完成整个的项目,所以在服务外包上会特别规定以委托合同,这是不需要权利人再去同意或者通知对方的内容,也就是说不属于分许可的类型。

第二个比较重要的条款是双方的分工,这个一般都比较复杂。如果是一些早期的项目,可能各个环节都会涉及到,非临床、临床的、生产的、销售的,它会是非常复杂非常庞大的合同安排。这就需要聚合双方各个领域的内部专家来做论证,比如说非临床这块,药学或者临床前的这一块药理毒理的研究,我们倾向于列一个非常详细的研究计划表,内容涵盖每一个阶段的研究内容、持续时间、验证标准,特别是双方如何确定合作开发达到了验收标准可以进入下一阶段,因为研发所处的阶段不同会影响里程碑付款的节点。所以整个计划表最终会变得非常详细。

临床部分一般是规定双方在不同区域内由谁来主持临床,比如说合作区域内可能是被许可方去主持临床,合作区域外可能是许可方或者权利人他去主持临床的工作,双方各自在其负责的区域内承担临床的费用以及风险。

生产一般是会放到被许可人这一方,特别是国外的项目进来时,其实权利人是在本土没有生产条件的,但是药品的生产合规的要求很高,比如说没有GMP认证,那是不可以进行药品生产的。所以国外的公司在寻找国内合作对象的时候,也比较在意这方面。假如希望这个产品将来做本土化的生产,那会非常留意本土合作方在药品生产资质方面的要求。

还有销售,这是更远的话题,一般在早期项目中可能只会规定类似于大概的提成期限以及金额范围,不会做更多的内容规定,到产品上市之后双方会再根据需要在大框架的要求下签更细致的协议。

一般的财务条款都由三个部分组成,一个是首付加里程碑,第二个是销售提成,还有时候会规定销售里程碑。所谓“销售里程碑”,是当我这个产品销售上市之后达到一定销售额时,需要一笔奖金支付给权利人来肯定这个产品的商业价值。另外还有一个规定是被许可人会比较在意的,就是如果合同履行期间专利被无效,后续费用的终止或变更。有时候对方比较强势会不同意这一点,但是被许可人往往会在这个点上坚持。当专利被无效之后,提成还要不要维持这个比例,或者提成是不是应该被终止,这个到最后双方会争的比较激烈。

权利人的理由通常是,受让方肯定是对专利进行过很细致的评估,专利被无效也不是权利人的问题,未来的潜在风险是权利人无法去预估的,所以这时候停止提成是不对的。而从受让方的角度来看,专利一旦无效,仿制药大量上市,肯定是要降一部分提成下去的。

可自由实施这里,在有些项目会碰到这种情况,因为项目比较新,所以很多专利都是对方主动披露的,只有披露了以后才知道是否申请了专利,而权利人有的时候会隐瞒一些关键信息。例如被许可人在标的专利公开之后发现权利人同日申请了两件专利,其中一件是写在合同里的,另外一件保护范围更大,但不在合同内。后一件很可能将来影响标的产品上市后的FTO。而且如果权利人后期将障碍专利再许可给第三方,这样法律关系就会更加复杂,所以这方面,我觉得从合同来讲,应该概括性地写一个保证被许可技术可自由实施的条款,既然权利人许可了这个技术,那么就不能再以任何形式阻碍被许可人对这个技术的实施,这也是我们在实践过程中的经验和教训,总之,合同要有一定的前瞻性。

还有第三方侵权的维权、被诉时的应对,这都是常见问题。谁来维权,谁有权主动发起,另外,我们还会考虑当许可方不积极维权的时候,作为被许可人应该怎么办。有些时候,双方在商谈的时候非常好,但等到合作后期,因为各有各的利益、诉求和想法,互相拆台的情况是非常多的。因此在拟定合同的时候,要设置一些条款来避免被许可人后期陷入被动。

还有临床数据的共享和交换,这也比较重要,因为临床实验数据是IP很重要的形式,尤其在药品领域这是非常重要的。如果将来我国的数据保护法规落地的话,这方面的资源会非常重要,所以我们现在都会规定双方共享各自的临床数据,这样对双方权益区域内产品的上市都有好处。

“其他”里比较重要的,是被许可的单方解除权,这个被许可方都会在合同中要求。因为药品整个项目周期非常长,而且风险很大,当被许可人认为这个项目已经失去商业价值时,必须要以这样的形式来把项目中止掉,也就是说及时止损。如果不规定这个权利,被许可人只能跟对方协商,但对方肯定不愿意轻易退出,也肯定是希望项目继续进行下去,因为只有进行下去才会有价值,这就会导致被许可人被套牢。

以上是药品交易合同一些共性的风险点,目前我的时间已经到了,还有一些内容是针对不同阶段的药品许可合同可能有一些特别的风险点,今天来不及分享了。以后有机会再交流,谢谢各位!


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