专业解读

编者按：品牌保护是一项系统工程，为帮助企业更好地理解品牌的价值和维权方式，我们将推出品牌保护系列文章，对品牌相关的实务问题进行研究、分析和梳理，以期提升企业维护品牌价值的能力。

本文旨在通过对典型案例进行分析，探讨未注册商标之在先权利的保护路径，为未及时注册商标的企业品牌保护寻求恰当的救济路径。

一、未注册商标之商号的法律保护

（一）未注册商标之商号有权在原有使用范围内继续使用

在先使用的商号如果没有注册商标，无法在商标法层面上获得保护，但可以在原使用范围内继续使用，前提是能够证明该未注册商标在注册商标申请注册前就具有一定影响力。如果能够证明符合上述条件，则可以继续使用该未注册商标，但是在商标的使用范围上会有所限制。

《商标法》第59条第三款：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

该条款的目的在于平衡商标的在先使用人和注册商标专用权人之间的利益，给予在先使用的未注册商标一定的保护。但是，未注册的商标能够获得保护，即可以作为商标继续使用的前提条件是，该未注册商标在相同或近似的注册商标申请注册前已具有一定的市场影响力。

但另一方面，即使在先使用的未注册商标可以满足该前提条件，其使用也会受到一定限制，即只能在原使用范围内继续使用，同时注册商标专用权人还可以要求在先使用的未注册商标附加适当区别标识，以免造成消费者混淆误认。

如在大南金手指理发店起诉温州市市场监督管理局一案中 [1]，法院认为，商标在先使用人周志群与案外人金杰英曾合伙经营以金杰英名义注册的现已注销的“温州市鹿城区大南金手指理发店”，但没有证据证明该“金手指”理发店在第三人陈和坚的“金手指”注册商标申请注册前即具有一定影响力，故无法使得“金手指”字号成为具有识别服务提供者意义的字号，也就不可以作为未注册商标使用，也无法对抗他人在后注册的商标。因此，即使本案认可大南金手指理发店使用“金手指”字号的客观延续性，该字号也不能作为商标使用，以防止与陈和坚的“金手指”注册商标混淆。本案的商标在先使用人之所以无权继续使用该未注册商标，正是因为无法满足《商标法》第59条第三款中的前提条件。

（二）未注册商标之商号之反法保护

经过国家行政主管机关依法核准注册成立的企业具有形式上的合法性，其商号应受法律保护。虽然未注册成商标的企业商号无法获得商标法层面的保护，但在遭遇搭便车的侵权行为时，企业可以依据《反不正当竞争法》第6条第二项向法院请求责令对方停止侵权行为并主张一定的赔偿。

在企业商号的维权过程中，关键在于证明企业的商号具有“一定影响”，即要证明该商号具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉。根据现行有效的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》（以下简称《反不正当竞争法解释》）第4条第二款，法院在判断是否具有一定的市场知名度时，应当综合考虑中国境内相关公众的知悉程度，商品销售的时间、区域、数额和对象，宣传的持续时间、程度和地域范围，标识受保护的情况等因素。

可以看出，即使企业商号根据《企业名称登记管理规定》依法进行了注册登记，也不必然意味着企业享有全国范围内该商号在同一行业的独占使用权。相较之下，注册商标的保护更加具有确定性，因此建议企业尽快将自己的商号申请注册商标专用权，从而获得更加完备的法律保护。

在湖南千思智造家装饰有限责任公司起诉遵义千思装饰工程有限公司一案中[2]就较清楚地展示了商号侵权纠纷的判决思路。本案，法院认定被告的行为构成对原告企业名称的侵权，其理由是：第一，原告自成立以来，突出使用“千思”“千思装饰”进行宣传，并荣获装饰装修行业的相关荣誉表彰，取得了一定知名度，为社会公众所知悉。第二，被告作为从事装饰装修行业的企业，在同一行业内对原告公司名称、业绩、知名度应当知晓，却将与原告企业字号相同的文字“千思”登记为其企业中的字号，同时在对外宣传中称其系原告的分公司，故主观上明显具有“搭便车”及攀附他人商誉的意图，结果上足以使相关公众及市场主体对商品和服务来源产生混淆和误认，损害原告的合法权益。综合以上两点，法院认为被告的行为构成不正当竞争。

（三）未注册商标之商号主张恶意抢注

商标注册人明知他人使用未注册商标有一定影响而抢注商标的，属于恶意抢注。恶意抢注行为不仅会影响商标在先使用人的正常经营，对其造成损失，还会对相关消费者造成混淆，损害消费者的利益。因此，为了维护注册商标的管理秩序与市场竞争环境，《商标法》对恶意抢注行为予以了规制。

当遭遇恶意抢注时，未注册商标的在先使用人有两条救济路径：

一是依据《商标法》第15条第二款，主张注册申请人与其具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知其商标存在，提出异议或申请无效宣告，或主张没有侵犯注册商标。比如在唐山市金网渔业用品股份有限公司诉上海溪晋塑料科技有限公司商标纠纷案中[3]，法院指出，有证据证明被告于2016年经合法授权使用霍威狮有限公司的注册商标“GRUNT”标识，后委托原告生产货物网等产品，并在该产品上授权使用“GRUNT”商标。故原告在2018年申请注册涉案“GRUNT”商标之前，已经知晓被告关于“GRUNT”商标的使用情况，可以认定原被告之间具有业务往来关系。根据《商标法》第15条第二款，原告明知他人商标存在仍就同一种商品申请注册与他人在先使用的未注册商标近似的商标，行为本身缺乏正当性，故法院对原告关于被告在原有范围内的使用行为侵犯其涉案注册商标专用权的主张不予支持。

二是依据《商标法》第32条，证明其商标已经使用且有一定影响，并提出异议或申请无效宣告,或主张没有侵犯注册商标。比如在“YEEZY”商标权无效宣告请求行政纠纷案中[4]，法院认为，根据在案大量的宣传、报道证据，可以认定“Nike Air Yeezy”运动鞋作为Kanye West先生与耐克公司合作的联名款商品，在诉争商标申请日之前就已在中国具有较高的知名度。“YEEZY”标志经过在鞋商品上持续的联名合作，已经具有一定的影响，能够起到区分商品来源的作用。故诉争商标的注册构成《商标法》第32条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，属于恶意抢注行为。

但是，商标在先使用人为了制止抢注而付出的代价是巨大的。在异议或无效宣告等这些程序中所付出的费用包括律师费，远远超过了抢注人的注册成本。这使商标抢注行为仍旧屡禁不止，在先使用人的权利难以得到充分的救济。不过，福建省高级人民法院于去年对艾默生商标纠纷案下达了判决[5]，为我国首例在抢注者未实质使用抢注商标实施商标侵权或恶意行权的情况下，基于被告持续、批量抢注原告具有一定知名度商标的行为而认定其违反《反不正当竞争法》第二条、构成不正当竞争的案例。这意味着，恶意抢注行为本身就可能构成侵权，商标在先使用人可以通过诉讼单纯就抢注行为带来的损失要求抢注人进行赔偿，弥补其为实施一系列维权行为而支出的花费。 

二、未注册商标的驰名保护

（一）驰名商标的保护

未经注册的商标同样有可能经过长期的使用，获得足够高的市场知名度从而被认定为驰名商标。由于驰名商标具有极高的商业价值，故商标法为未注册的驰名商标也提供了保护路径。根据《商标法》第13条，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。这意味着，未注册的商标在商标权纠纷中，只要能被认定为驰名商标，就不仅可以作为商标继续使用，还可以禁止他人使用与该未注册驰名商标相同或近似的商标。

比如在“新华字典”侵害商标权及不正当竞争纠纷案中[6]，法院从原告商务印书馆对“新华字典”进行宣传所持续的时间、程度和地理范围来看，认为“新华字典”已经获得较大的影响力和较高的知名度，故认定“新华字典”构成未注册驰名商标，应当获得《商标法》的保护。故被告华语出版社复制、摹仿商务印书馆的未注册驰名商标的行为，容易导致混淆，违反了《商标法》第13条的规定，构成商标侵权。

除了商标法层面的保护，未注册驰名商标的在先使用人还可以主张侵权人违反了《反不正当竞争法》第6条，构成其中第四项的“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”，同时也违反了第2条的规定。在先使用人可依此通过诉讼要求侵权人赔偿因其不正当竞争行为带来的损害。

比如在“巴黎贝甜”商标纠纷案中[7]，法院经过审查原告艾丝碧西投资有限公司提交的有关店铺数量和分布、宣传广告、媒体报道、荣誉奖项等方面的证据，认定原告的商标在快餐服务中具有极高的知名度，构成未注册的驰名商标，应当根据《商标法》给予保护。被告金光春的行为足以导致相关公众误以为“巴黎贝甜”快餐服务来源于北京芭黎贝甜公司，或者与北京芭黎贝甜公司相关联，具有导致相关公众对服务提供主体产生混淆、误认的可能，致使原告的利益受到损害。故被告的行为侵犯了原告未注册的驰名商标，应当依据《商标法》承担侵权责任。此外，法院认定原被告之间具有竞争关系，而被告的行为损害了原告的商业形象，影响其正常经营活动，破坏健康的市场竞争秩序，因此被告的行为也违反了《反不正当竞争法》第2条，并构成第6条第一款第四项的情形。

此外，“巴黎贝甜”案的判决书中也较完整地展示了驰名商标的在先使用人可向侵权人主张赔偿的法律依据。未注册的驰名商标遭遇侵权时，可以从三个方面向侵权人主张损害赔偿：

第一，基于商标侵权行为的损害赔偿，可以依据《商标法》第63条计算侵犯商标专用权的赔偿数额，也可以依据《反不正当竞争法》第6条和第18条，参照行政处罚的标准计算被告应当承担的损害赔偿数额。

第二，基于违反《反不正当竞争法》第2条的行为产生的损害赔偿责任，在本案中具体指被告向原告及其商业合作伙伴、媒体及其他机构多次发送侵权警告函等文件，向各地行政机关、司法机关提起投诉和诉讼等行为，造成影响原告正常经营，损害原告商业形象，为应对投诉和诉讼而耗费财力等后果。

第三，基于合理支出数额，包括本次诉讼支出的公证费、律师费等合理必要费用，向被告主张赔偿。

（二）驰名商标保护之局限性

1、认驰难度大

在实务中请求相关机构或法院认定某商标为驰名商标的难度是巨大的。根据《商标法》第14条，驰名商标的认定应当考虑下列因素：

（一）相关公众对该商标的知晓程度；
（二）该商标使用的持续时间；
（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；
（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；
（五）该商标驰名的其他因素。

可以看出，第一，法律条文并没有对驰名商标的认定给出一个具体明确、可以被量化的标准，这导致在司法实务中对驰名商标的认定存在较大的主观判断空间，判断结果可能受到法官的性格特点与个人经历的影响，具有较大的不确定性。第二，司法实务中认定驰名商标通常会对《商标法》第14条所列因素进行全面考量，若仅能证明某商标具备其中的一个或几个因素，通常不足以认定其构成驰名商标。比如在辉瑞公司的“伟哥”商标纠纷案中[8]，最高人民法院指出，虽然辉瑞公司、辉瑞制药公司提交了大量媒体对“伟哥”商标的宣传证据，但没有提供证据证明其在中国境内曾在其相关产品上使用“伟哥”标识，不具备商标宣传工作的“地理范围”要素，因此不能认定“伟哥”为其未注册的驰名商标。

2、保护范围有限

即使企业成功举证证明其未注册商标属于驰名商标，该商标可以得到的保护力度相较于已注册的驰名商标也是非常有限的。根据《商标法》第13条第二款和第三款，未注册驰名商标只能就在相同或类似商品上使用其商标的行为主张权利。而已注册的驰名商标权利人可以针对在不同或不类似的商品上使用其商标的行为也主张权利，禁止他人在任何类别的商品或服务上使用该驰名商标。可以看出，获得注册后的驰名商标可以享受跨类保护，因此，为了获得更加全面的保护，建议企业将自身的驰名商标尽可能及时地申请注册商标专用权。

三、知名商品角度的反法保护

（一）一般保护路径

许多商品的名称、包装或装潢既不作为商标使用，也不是企业的商号，但同样面临着商标抢注、被搭便车等被侵权风险。虽然不是注册商标，但商品名称、包装或装潢可以通过《反不正当竞争法》第6条第一项规定的“擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”，主张侵权人的行为构成不正当竞争。“知名商品”系旧《反不正当竞争法》中使用的表述，现行《反不正当竞争法》将“知名”改为了“有一定影响”，实际上是减轻了原告的举证责任。

在相关纠纷中，知名商品的权利人取胜的关键在于举证证明涉案商品具有“一定影响”。在一般情况下，普通消费品的知名度应当根据《反不正当竞争法解释》第4条第二款进行判断，即“综合考虑中国境内相关公众的知悉程度，商品销售的时间、区域、数额和对象，宣传的持续时间、程度和地域范围，标识受保护的情况等因素”。

比如在江中食疗公司诉唯一家公司、宝嘉达公司案中[9]，法院认为，原告自2013年9月开始生产销售“猴姑”饼干，期间经全国近20家卫视大范围、高频次广告宣传，使全国广大消费者迅速知晓并购买该商品，属于“知名商品”。而被告生产的“猴头菇”饼干与“猴姑”饼干商品种类相同，包装盒大小形状相仿，在基色、主、侧视面画面结构、要素基本相同，足以造成消费者混淆误认。故法院认定，被告的行为构成擅自使用他人知名商品特有装潢的不正当竞争。

值得一提的是，处于文化产业中的企业面对其知名文化产品遭受侵权时，法院在认定产品影响力时关注的重点会有所不同。由于文化产品具有特殊性，即使消费者不反复消费，优秀的文化产品中所承载的智慧、精神这类非物质元素也会反复影响消费者，从而使其“具有一定影响”。因此，法院在认定文化产品的知名度时可能不会拘泥于销售数量、销售时间这类要素，而会更加关注宣传情况、公众评价等其他方面。

比如在武汉华旗影视制作有限公司诉北京光线传媒股份有限公司等一案中[10]，法院认为，电影作为商品具有时效性的特性，档期结束后出品方不会再组织大规模的宣传，且一般情况下多数人不会重复观看一部电影。因此，在认定电影作品是否属于知名商品时，不应过分强调持续宣传时间、销售时间，而应当注重考察电影作品所获得的票房成绩包括制作成本、制作过程与经济收益的关系、相关公众的评价以及是否具有持续的影响力等相关因素。涉案电影《人在囧途》获得诸多奖项荣誉，得到国内众多报纸的报道评论，上映票房和电影网络点击率、播放率都较高，在人物专访中《人在囧途》的知名度也得到了高度认可。因此认定电影《人在囧途》为知名商品并无不当。

（二）局限与建议

商品的名称、包装或装潢在遭遇搭便车的侵权行为时，固然可以寻求《反不正当竞争法》进行维权，但除了侵权事实，原告还必须证明：①原告对涉案名称、包装或装潢所指之物享有权利；②涉案名称、包装或装潢所指向之物属于具有市场流通价值的商品；③该商品具有“一定影响”。而注册商标在遭遇侵权时，权利人仅需证明其享有该注册商标的专用权，而不需要证明该商标所指之物具有商品性质，也无需证明该商标的影响力。可以看出，《反不正当竞争法》对知名商品的保护范围是有限的，且原告需承担更大的举证责任。因此，建议企业可以将自身具有一定影响的商品名称、包装或装潢及时申请注册商标专用权，从而降低维权成本，提高维权的成功率。

参考文献及案例

1.(2019)浙03行终295号
2.(2019)黔民终814号
3.(2021)鲁02民终10531号
4.(2019)京行终3273号
5.(2021)闽民终1129号
6.(2016)京73民初277号
7.(2018)京73民初316号
8.(2009)民申字第313号
9. (2015)赣民三终字第10号
10. (2015)民三终字第4号

作者简介

白小莉

▧ 北京市道可特律师事务所高级合伙人
▧ 道可特知识产权全国专业委员会主任
▧ 道可特北京办公室管委会委员

业务领域

精通民商、知识产权等各类争议解决。

个人荣誉

▧ Legal 500亚太数据保护领先律师
▧ 2021年度LEGALBAND客户首选：知识产权多面手15强
▧ 2020、2021年连续两年荣获ALB中国知识产权律所榜单
▧ 北京互联网法院诉调委主任、朝阳律协会员委副主任
▧ 中制协专家委员、中国传媒大学、北京理工大学合作导师
▧ 提供深度服务的客户有国有企业、大型民营企业、知名互联网公司、文化传媒公司、影视公司、服装公司、餐饮企业等。

专著

《人民法庭民事审判实务》《裁判文书释法说理方案》

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