专业解读

2021年，最高人民法院作出香兰素案二审判决[1]，判赔额高达1.59亿元人民币，成为当时人民法院史上生效裁判判赔额最高的商业秘密侵权案件[2]。近年来，技术秘密领域的高额判赔案件陆续出现，如密胺案[3]和近期的新能源汽车案[4]。上述案件均引起了业内广泛关注。除了案件本身极高的判赔额外，上述案件对技术秘密侵权纠纷中其他焦点问题的认定，也十分值得企业借鉴和参考。本文对上述案件进行了分析，并进一步讨论了目前技术秘密案件审理过程中的焦点问题及相应的司法实践，作为企业在商业秘密制度建设及诉讼中的参考。

文章的（一：权利基础篇）和（二：侵权行为与程序性问题）中，笔者探讨了与商业秘密权利基础、侵权行为相关的认定，本文继续讨论三案中与侵权责任承担相关的部分。

内容概要

• 技术秘密等无形资产的技术贡献率是知识产权损害赔偿的核心问题之一，三案中，法院基于侵权规模、专利价值等考量，均认定了较高的技术贡献率。而在被告无法提供侵权规模的基础性数据时，法院也可以不考虑技术贡献率这一要素。

• 三案相对于一审判决均大幅提高了判赔金额，其中，被侵犯的密点数量、当事人关于损害赔偿计算方式的主张、法院对举证责任的分配等因素均会实质性影响判赔数额。

• 三案中对惩罚性赔偿如何适用给出了更细化的认定，进一步明确了惩罚性赔偿不具有溯及力，且诉讼活动中的表现亦会影响惩罚性赔偿的倍数。

• 技术秘密的停止侵权责任包括要求产品制造者停止销售使用技术秘密获得的产品，但其他善意的侵权产品销售者的销售行为不构成侵权。

• 在查明涉案专利披露了技术秘密之后，即使原告没有主张专利权属，法院也可以判令被告停止对相关专利的处分和实施行为。

一、技术秘密等无形资产的技术贡献率是知识产权损害赔偿的核心问题之一，三案中，法院基于侵权规模、专利价值等考量，均认定了较高的技术贡献率。而在被告无法提供侵权规模的基础性数据时，法院也可以不考虑技术贡献率这一要素。

知识产权侵权的损害赔偿计算公式相对简单，即产品的利润乘以产品中涉案知识产权的技术贡献率。以威马为例，其计算逻辑如下：

尽管公式较为简单，但知识产权的损害赔偿额依然难以精确计算，核心原因是以下两点：第一，侵权产品的销售额和利润率数据由侵权掌握，实践中难以查明；第二，知识产权作为无形资产，其在侵权产品中的技术贡献率难以界定。关于侵权数据问题，最高院通过举证责任分配等方式进行了查明，此处重点讨论技术的贡献率问题，在该问题上，最高院基于各自的侵权事实和情节，在三案中作出了不同的认定：

• 香兰素案中的技术贡献率相当于100%。法院直接以全部的销售利润作为损害赔偿额（之所以使用销售利润而非营业利润，是法院认定被告构成以侵权为业），相当于认定了涉案技术秘密的技术贡献率为100%。法院在该案中做此认定的考量主要包括：被诉侵权人的侵权恶意较深、侵权情节恶劣、在诉讼中存在妨碍举证和不诚信诉讼情节，以及部分侵权人实际上以侵权为业。

• 密胺案中技术秘密的贡献率约为35%。该案中，法院虽然没有明确对贡献率进行量化，但实际已将其考虑在内。具体地：法院在确定判赔额时，考虑了权利人针对同一项目的其他维权情况，包括已作出1.2亿和1500万判赔的两起专利侵权案件，以及权利人明确表示将放弃针对同一项目继续维权的事实，最终认为，全部案件的赔偿总额并未超过侵权人的实际销售利润。如果按照9800万的判赔额反推该案的技术贡献率，即9800万除以法院查明的销售利润2.8亿或者3.03亿，则该案技术秘密部分的贡献率约为32.34%-35%。如果以全部知识产权案件中的判赔总额（2.05-亿2.33亿）计算贡献率，则这一总额亦占据了被告利润的80%左右，可见知识产权在被诉方案中的价值之高。

• 威马案中，法院认定的技术贡献率为利润的8%，并较为具体地论述了技术贡献率的计算方式。具体如下：

此外，知识产权的技术贡献率也并非法院作出损害赔偿的必要考量因素。在（2019）最高法知民终147号专利侵权案中，被告主张法院在认定损害赔偿时没有考虑专利的技术贡献率，并在二审中提交了证明专利技术贡献率的相应证据。对此，最高院认为：“如果专利权人已经完成初步举证，被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料，导致用于计算侵权获利的基础事实无法精准确定，对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度等抗辩理由可不予考虑”。

二、三案相对于一审判决均大幅提高了判赔金额，其中，被侵犯的密点数量、当事人关于损害赔偿计算方式的主张、法院对举证责任的分配等因素均会实质性影响判赔数额。

密胺案的一审判赔额为5000万，虽然低于二审的9800万，但与二审判决并不存在数量级的差距。威马案一审判赔500万，香兰素案一审判赔300万，均为侵权期间生效的反不正当竞争法中规定的法定赔偿额上限，而两案的二审判赔额明显突破了上述金额。两个的一二审判赔额之所以存在如此重大的区别，一方面在于：两审法院对两案所侵犯的技术秘密数量的认定不同，另一方面则是权利人在二审阶段及时调整了诉讼策略。从中，我们可以看到：

首先，威马案和香兰素案中，一二审法院查明的被侵犯的技术秘密的数量差别较大，这也是损害赔偿额存在明显差异的因素之一。威马案中，一审法院仅认定被告侵犯了5套底盘零部件图纸的商业秘密，而二审则认定被告侵犯了全部12套图纸的技术秘密以及图纸对应的数模的技术秘密。类似地，香兰素案中，一审法院仅认定被告使用的技术秘密包括17个设备的设计图和5张工艺流程图，而二审法院则认定被告使用了全部获取的185张设备图和15张工艺流程图。可见，一二审法院对于被告所侵犯的技术秘密规模的认定本就不同，而侵权规模会实质性影响侵权损害赔偿的数额。

其次，权利人在一二审阶段采取了不同的损害赔偿计算方式，也影响了判赔额的认定。威马案中，吉利公司在一审中主张损害赔偿额应当按照威马公司融资额的4%计算。对此，一审法院认为，威马方融资并不主要依赖于涉案技术秘密，因此吉利方主张的损害赔偿计算方法不符合实际情况，也缺乏法律依据。而二审中，吉利改变了思路，放弃了基于融资额的计算方式，转而根据威马方侵权获利计算损害赔偿数额，最终基于威马招股说明书披露的相关数据，法院最终计算得到约6.4亿的损害赔偿额（含惩罚性赔偿）。

再者，能够提供可相互印证的损害赔偿计算方式，其最终计算结果将更可能被采信。如上所述，威马案中，在计算底盘技术在整个汽车产品占比时，吉利方计算的结果为10%，威马方的专家表示底盘与车辆的成本之比约为3%-8%，法院认为二者“具有一定的对应性”，并采信了吉利的主张。香兰素案中，原告方在二审阶段采用三种方式计算了损害赔偿，三种方式分别基于营业利润、销售利润和价格侵蚀理论进行了计算，法院最终采信了按照销售利润计算的方式，认定损害赔偿额为1.55亿元，且认为该数字明显低于价格侵蚀理论计算的结果，且与侵权情节相适应，因此“具有合理性和适当性”。

最后，当侵权成立时，被告不提供财务数据未必能规避高额判赔。威马和香兰素案的一审中，在被告没有提供财务数据的情况下，法院无法精确计算侵权获利，故只能按照法定赔偿额的上限作出判决。实践中当事人则会根据对法院审理的预期制定诉讼策略：如果当事人预期法院会按照香兰素或威马案的一审判决进行审理，则拒绝提供销量相关的数据，似乎成为了一种权衡利弊后的“理性”选择，因为按照二审查明的实际销量，提供财务数据后的判赔额将会大大超出法定赔偿额的上限。但从目前三案中体现的司法趋势来看，以不提供财务数据来规避高额赔偿将更加难以实现。

三、三案中对惩罚性赔偿如何适用给出了更细化的认定，进一步明确了惩罚性赔偿不具有溯及力，诉讼活动中的表现亦会影响惩罚性赔偿的倍数。

香兰素案中，法院认为：由于主张的损害赔偿数额仅计算至2017年，“因当事人的诉讼请求及新旧法律适用衔接的原因，本案不宜适用惩罚性赔偿……”，但同时，法院亦表示“对于2018年以来仍在持续的侵害涉案技术秘密行为，嘉兴中华化工公司与上海欣晨公司可以依法另行寻求救济”。类似地，在威马案中，法院计算惩罚性赔偿时认为：“反不正当竞争法于2019年4月23日修正并施行，此前该法并未就惩罚性赔偿作出规定，而威马方的被诉侵权行为跨越2019年修正的反不正当竞争法施行时间。因此，针对威马方2019年4月前（含当月）的侵权行为，在能够区分计算的情况下，可不适用惩罚性赔偿”。上述对2019年反法生效后的侵权行为单独计算惩罚性赔偿的观点，与最高院此前在卡波案[5]中的认定一致。

此外，在威马案中，吉利公司主张了5倍的惩罚性赔偿，对此，法院认为，“综合考虑威马方具有明显侵权故意、侵权情节恶劣、侵害后果严重等加重责任的考量因素，以及二审中威马方明确放弃合法技术来源抗辩，向着诚信诉讼方向作出努力这一可减轻责任的考量因素”，并判令威马承担2倍的惩罚性赔偿责任。可见，双方在诉讼活动中的表现会影响实际侵权责任的大小。因而从全局的角度来看，对被告最优的抗辩策略未必是面面俱到、包罗万象的，对于难以成立的抗辩理由，可在权衡利弊后选择放弃，以免被法院认定为非诚信诉讼。

关于惩罚性赔偿，另一个值得关注的问题在于，如何对惩罚性赔偿的倍数和知识产权侵权案件中许可费的合理倍数做出区分。根据《北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》第三部分第3.1和3.2节，适用惩罚性赔偿时，赔偿总额为赔偿基数以及基数与倍数乘机之和[6]，其中，基数包括许可费使用费的合理倍数[7]，换言之，损害赔偿数额理论上可以按照实施许可费乘以许可费的合理倍数，再乘以惩罚性赔偿倍数来计算，从而使得最终判赔额达到许可费的10倍甚至更高。在最高院作出判决的(2022)最高法知民终817号案中，最高院明确也区分了许可费合理倍数和惩罚性赔偿的关系。该案中，一审法院判令被告按照许可费的3倍支付损害赔偿，被告上诉时主张该案不应当适用惩罚性赔偿进行加倍计算。最高院则认为一审法院判决的3倍许可费实为根据专利法中许可费的合理倍数作出的侵权损害赔偿判决，而并未适用惩罚性赔偿。根据法律规定，惩罚性赔偿需考虑侵权人的主观故意，而在前述(2022)最高法知民终817号案中，一审法院支持许可费3倍的理由之一是被告“继续销售被诉侵权产品存在主观恶意”，可见在适用许可费的合理倍数时，一审法院也会考虑被告的主观恶意，导致3倍的许可费中同样带有一定的“惩罚”性质。因此，应当如何区分合理倍数与惩罚性赔偿倍数的适用条件，有待进一步明确。

四、技术秘密的停止侵权责任包括要求产品制造者停止销售使用技术秘密获得的产品，但其他善意的侵权产品销售者的销售行为不构成侵权。

密胺案中，法院认定侵权成立后，除了依法判决被告立即停止实施涉案技术秘密，并且还同时判决被告应当停止销售使用技术秘密获得的产品，法院认为：“当制造者使用的技术秘密为制造该产品所不可或缺的重要条件且该产品为使用该技术秘密所直接获得的产品时，因其销售该产品的行为显属同一侵权主体实施制造行为的自然延伸和必然结果，故此时该禁止使用的范围应当包括禁止该制造者使用该技术秘密制造产品后进行销售。”但密胺案中法院也同时认定，一旦产品被售出，非属制造者的他人可以继续独立销售该产品，该他人的销售行为不属于反不正当竞争法中规定的侵权行为。

关于销售商的责任承担问题，上海知识产权法院在(2016)沪73民初808号（“压片机案”）中曾认定，“反不正当竞争法规定的侵害商业秘密的行为包括使用行为，但本院认为反不正当竞争法第九条所规定的“使用”应当指直接使用商业秘密内容本身，而不包括使用商业秘密生产制造的侵权产品生产销售后，其他销售商后续销售以及购买者使用的行为……因此只有在销售商明知其销售的系侵害商业秘密的产品而仍然予以销售的情况下，才可能承担帮助侵权的民事责任”。

密胺案判决被告承担停止销售的侵权责任，看似与上海知产法院的压片机案结论不一致，但二者内在逻辑依然是相同的。密胺案中，法院认定应当停止销售的主体是制造者，按照压片机案的观点，对于由制造者自身实施的销售行为而言，其显然对销售的是侵权产品及其后果是明知的，因而其自身的销售行为应当被予以禁止。而对于其他善意的销售者而言，密胺案与压片机案均明确支出，其对侵权结果并不知情时，则不应当认为单独的销售行为构成侵权。

五、在查明涉案专利披露了技术秘密之后，即使原告没有主张专利权属，法院也可以判令被告停止对相关专利的处分和实施行为。

在威马案中，吉利方并未针对披露了涉案技术秘密的12件专利提出具体的诉讼请求。但法院认为，“鉴于威马方侵权情节恶劣、规模巨大、后果严重，且存在继续侵权和损害后果扩大的可能性，故而有必要采取切实有效且合理可行的细化措施，以确保全面有效制止威马方的侵权行为”，因此就涉案12件专利而言，法院在查明专利披露了原告的部分技术秘密后，判决被告“不得自己实施、许可他人实施、转让、质押或者以其他方式处分涉案12件实用新型专利，包括在相关专利权利登记依法变更之前，不得以不按期足额缴纳专利年费和不积极应对专利无效宣告请求等方式恶意放弃专利权”，如果对专利进行处分，则“应针对其中每件专利一次性支付违反本判决该项义务的履行金1000000元”。法院在该案中不拘泥于原告的主张，针对涉诉专利进一步细化了责任承担的方式，这为原告日后重新获得合法稳定的专利权奠定了基础。

实践中，针对被告通过申请专利的方式披露原告技术秘密的行为，原告通常可以采取的做法是，基于商业秘密侵权行为提起专利权权属纠纷，并在提起权属纠纷案件后，依据《专利法实施细则》和《专利审查指南》的规定，向国家知识产权局申请对专利或专利申请中止审理，包括中止审查专利申请、中止因不缴纳年费而视为无效、中止专利无效程序等，以免专利因被告的不当处分行为而失效。

脚注

[1] （2020）最高法知民终1667号
[2] 最高人民法院知识产权法庭年度报告（2021）
[3] （2020）最高法知民终1559号专利侵权纠纷案，和（2022）最高法知民终541号技术秘密侵权纠纷案，其中专利侵权案判赔1.2亿，技术秘密侵权案件判赔9800万
[4] （2023）最高法知民终1590号
[5] (2019)最高法知民终562号。该案中法院明确认定：“关于惩罚性赔偿的计算基数，鉴于反不正当竞争法于2019年4月23日修改时增加了关于惩罚性赔偿的规定并于当日起施行，本案被诉侵权行为发生于2019年4月23日之前且持续至2019年4月23日之后，根据法不溯及既往的一般原则，对于发生在法律修改之前的行为一般不适用惩罚性赔偿，赔偿数额应以2019年4月23日为界进行分段计算。”
[6] “3.1【赔偿总额】适用惩罚性赔偿确定的赔偿总额为基数及基数与倍数乘积之和”
[7] “3.2【基数的确定方法】权利人请求惩罚性赔偿的，可以选择按照下列方法确定赔偿基数……（3）许可使用费的合理倍数或者权利使用费。

作者简介

刘海平
北京办公室 合伙人

业务领域：知识产权与竞争法

邮箱：liuhaiping@dtlawyers.com.cn