专业解读

摘要：在确认城市轨道交通行业内发明专利权是否属于职务发明创造时，应当以该技术方案完成的时间及是否属于职务工作内容，看其是否符合专利法规定的职务发明的要件。北京市道可特律师事务所城市轨道交通团队将以案例引入，对城市轨道交通发明专利权属之争进行评析。

一、案例引入

案情基本情况：1983年，陶义开始在基建工程兵北京指挥部预制构件厂任职，后该厂内部成立了北京长城地基公司（现为北京市地铁地基工程公司），陶义同时在该公司任经理。1984年4月16日，陶义根据自己在基建工程兵六支队多年从事地基工程施工的经验积累，完成了“在流砂、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方案”（即后来申请专利的“钻孔压浆成桩法”）。该技术方案虽未经试验，但已经具备专利法所要求的实用性。1984年9月，北京科技活动中心大楼地基工程施工遇到困难，陶义代表构件厂承接了此项地基施工工程后，按照“钻孔压浆成桩法”的技术方案打了两根桩，经检验完全合格，该技术方案首次应用成功。后陶义将该技术方案向中国专利局申请并获得了非职务发明专利权。1988年底，北京市地铁地基工程公司起诉要求确认该发明专利权为单位所有。

一审法院审理结果：北京市中级人民法院认为：陶义因长期从事地基施工方面的工作，虽然对“钻孔压浆成桩法”的构思及完成专利技术内容起了决定性作用，但在该项专利技术的试验过程中，使用了北京市地铁地基工程公司专门为此购买的设备。据此，北京市中院判决：“钻孔压浆成桩法”发明专利权属陶义和北京市地铁地基工程公司共有。

二审法院裁判观点：北京市高级人民法院审理认为：陶义提供的“在流砂、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方案”与其后来申请专利的“钻孔压浆成桩法”技术方案相同。该技术方案的完成时间为1984年4月16日，根据本案事实，在确认该发明专利权的归属时，应当以该技术方案完成的时间及是否属于职务工作内容，看其是否符合专利法规定的职务发明的要件。

第一，陶义任构件厂厂长，地基施工方面的研究和发明不应认为是构件厂厂长的本职工作。

第二，“钻孔压浆成桩法”这一技术方案不属于单位交付的任务。况且，中国专利局经过实质性审查，已经授予“钻孔压浆成桩法”发明专利权的事实，也说明该技术方案与已有技术不同而具有专利性。这些事实说明，公司下达的科研任务与陶义的发明无关，不属于法律规定“执行本单位的任务”这一情况。

第三，陶义在完成发明过程中，主要依靠自己几十年从事地基工程施工的经验积累，并非主要利用本单位的物质条件。在北京科技活动中心工地打的两根试桩，是对“钻孔压浆成桩法”技术方案的实施，显然不同于技术方案完成前对技术构思的试验。

综上所述，“钻孔压浆成桩法”发明专利，既不是陶义执行本单位任务完成的发明创造，也不是主要利用本单位的物质条件所完成的发明创造。所以，不属于专利法规定的职务发明创造。

裁判依据：《中华人民共和国专利法》第六条规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

《中华人民共和国专利实施细则》第十二条规定：专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

二、认定是否为职务发明创造需界定的条件

职工完成的发明创造是职务发明还是非职务发明创造的问题。原则上，这一问题的解决应当遵从“合同优于法律”的原则，即有关发明创造成果权归属问题首先应当按照劳动合同中的约定来解决。在劳动合同没有约定的情况下，确认一项发明专利权的归属，认定是否为职务发明创造则需要界定以下几个条件：

（1）界定发明人身份：发明人在完成专利技术方案之前，与单位有无聘任关系，看发明人在争讼的专利技术方案完成前是否属于本单位的职工，包括正式职工、临时工作和形成聘任关系的借调人员、兼职人员。

（2）界定发明人的职务范围：在本人的本职工作或本单位交付的任务范围内，在职期间和离职后一年内作出的发明创造，不论是在工作时间内，还是业余时间里完成的，都是职务发明创造。因此，职务范围是不能过窄解释为在岗工作时间内的工作或离职前的工作范围，也不能过宽解释为发明人所学专业范围或单位的经营范围。

（3）界定专利技术方案完成时间：确定专利技术方案是到该单位之前就已完成或者是在退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后离开该单位1年后完成，还是到该单位后才由技术构思转化为技术方案或者是在退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后离开该单位后1年内完成，是判断非职务发明创造和职务发明创造的时间界限标准。因此，单位和发明人应各自注意收集对已方有利的书证、物证、证人证言。

（4）界定是否主要利用本单位物质技术条件：从本单位提供的资金、设备、零部件、原材料或不对外公开的技术资料等资源目的出发，看是否为了完成该项发明创造而提供，再查证单位所提供的前述物质技术条件是否对完成该项发明创造实际起到所不可缺少的作用。

（5）界定主要利用本单位物质技术条件完成的发明创造单位与发明人之间对权利归属是否有约定：利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定属于发明人个人的，按照当时人意思自治原则，从其约定。

三、结语

城市轨道交通行业面对的是具有独特性的各种工程现场情况，实践中，企业和职工的智力成果自生力源源不断。知识产权制度能够推动技术向前发展，专利法的非职务发明创造制度，对个人的创造力予以承认；职务发明创造制度，让单位以物质奖励方式对发明人个人提供激励。法律通过这种专利鼓励创新，能够确保城市轨道交通行业的智力成果不断丰富。