研究丨“一事不再理”在商标评审程序中的具体适用-兼论对《商标法实施条例》第六十二条的理解

来源: 道可特律所  时间: 2023-12-19 23:23:57  作者: 白小莉、王自强

2023年12月8日,由我所白小莉律师、王自强律师代理一审原告、二审被上诉人的一例商标无效宣告请求行政纠纷,经北京市高级人民法院依法审理后做出判决。

针对该案件,本所律师团队就相关案件事实进行了全面挖掘以及深度分析,以《商标法实施条例》第六十二条的相关规定作为突破口,最终获得了全案胜诉的结果。

办案过程中,本团队对于行政诉讼中“一事不再理”原则以及《商标法实施条例》第六十二条之规定进行了详细研读,形成分析意见如下:

一、行政诉讼法中“一事不再理”原则的规定及其制度价值

1. 法律规定

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(下称“《行诉解释》”)第六十条规定,“人民法院裁定准许原告撤诉后,原告以同一事实和理由重新起诉的,人民法院不予立案。准予撤诉的裁定确有错误,原告申请再审的,人民法院应当通过审判监督程序撤销原准予撤诉的裁定,重新对案件进行审理。”

2. 制度价值

在行政诉讼中,原告撤诉被准许后,就不能为同一诉讼争议再行提起行政诉讼,否则对于行政法律关系的稳定和有限的行政及司法资源来说都是极为不利的。行政诉讼法虽然以维护行政相对人合法权益为要旨和前提,但支持依法行政,维护行政机关、行政行为正当的权威亦应是题中之义。如果允许行政相对人就同一事实与理由多次重复诉讼,必不利于行政机关实施合法、有效的行政管理,有损行政机关及行政行为的正当权威。再次,原告提起行政诉讼,人民法院对行政机关行政行为的司法审查程序开始启动,如果任由行政相对人起诉-撤诉-再起诉,则司法毫无权威可言,因此,有必要对行政相对人的诉讼行为进行限制。[1]

二、“一事不再理"在商标法律中的规定及其目的

1.《商标法实施条例》的相关规定及法条增改

2002年《商标法实施条例》第三十五条规定,“申请人撤回商标评审申请的,不得以相同的事实和理由再次提出评审申请;商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。”

2014年《商标法实施条例》第六十二条对此条进行了延续及完善:“申请人撤回商标评审申请的,不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是,经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。

2. 《商标法实施条例》第六十二条立法目的之探讨

《商标法实施条例》第六十二条所规定的“申请人撤回商标评审申请的,不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”,明显参考和遵循了上述行政诉讼法司法解释,该项规定亦有助于督促商标评审申请人能够以诚实、正当、谨慎的态度行使自己撤回评审诉求的权利。[2]该规定主要是防止申请人任意提出或撤回评审申请,影响权利的稳定性,造成程序的空转。[3]

2010年最高人民法院关于印发《最高人民法院知识产权案件年度报告(2009)》的通知中,第10条“‘一事不再理’原则的判断和适用标准”指出:“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。此即所谓的‘一事不再理’原则……对已决的商标争议案件,商标评审委员会如果要受理新的评审申请,必须以有新的事实或理由为前提。新的事实应该是以新证据证明的事实,而新证据应该是在裁定或者决定之后新发现的证据,或者确实是在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据。如果将本可以在以前的行政程序中提交的证据作为新证据接受,就会使法律对启动行政程序事由的限制形同虚设,不利于形成稳定的法律秩序。

基于行政行为确定力的要求,商标评审裁决应受到“一事不再理”原则的限制,一是法的安定性要求,二是防止裁决出现前后矛盾、维护裁决的严肃性和权威性;三是防止行政资源和司法资源的浪费,四是减轻商标注册人的负担。[4]

综上所述,与平等主体之间的民事诉讼不同,行政诉讼中在保证行政相对人对行政机关享有诉权的同时,法律更需考虑这一诉权行使的谨慎性。《商标法实施条例》第六十二条的设置具有明显积极意义,既能防止申请人随意撤回商标评审申请、任意提出商标评审申请,使商标行政程序庸俗化,亦给能够直接影响到商标法实体性条款适用结果的“新的事实和理由”留出救济空间,保障及维护申请人的合法权益。

三、《商标法实施条例》第六十二条"相同的事实和理由"的具体理解

(一)如何理解“相同的理由”

关于相同理由的认定,相对较为简单。一般情况下,《商标法》不同的实体确权条款,对应着不同的理由,虽然不同实体确权条款之间可能存在竞合的情况,但作为评审理由之间的界分应该是清晰的。[5]

(二)如何理解“相同的事实”

1. 对于相同事实的认定主要在于后案的证据与前案相比有实质性的不同

因评审事实的认定需要证据予以支持,故关于相同事实的认定,集中在对于证据的甄别判定(《专利法实施细则》第六十六条第二款[6]则直接使用了“同样的理由和证据”一语用作“一事”的同义语)。

从评审案件的审理结果来倒推,最后未认定构成“一事”的,皆在于后案的证据与前案相比有实质性的不同,从而导致案件事实认定上出现根本性变化,案件的审理结论随之更改。[7]

2. 新引证商标能否形成“新的事实”?

通常情况下,新的引证商标应当构成新的事实。根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》4.2.(2)条中规定,“当事人依据在原行政程序中未涉及的引证商标,再次提出申请的”不属于以“相同的理由”再次提出申请。

需要强调的是,即便出现新的引证商标,实质性审查也应仅限于“未涉及的引证商标”本身。申请人于再次提出申请时已经丧失了“对于原主张引证商标再次进行实质性审查的权利”,而不能据此再次启动对原有引证商标的审查。

并且,“未涉及的引证商标”应解释为有可能作为商标评审基础的引证商标,即对诉争商标权利构成实质性影响的商标。那些对于诉争商标权利不构成实质性影响的引证商标,例如申请日晚于诉争商标而明显不能构成权利障碍的商标、和原有引证商标在实质性细节上彼此相似的系列商标等,则不应属于这里的“未涉及的引证商标”。

3. 新证据材料能否形成“新的事实”?

(1)从时间和客观原因层面认定“新证据”

依据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十九条规定,“新的事实应当是新证据证明的事实,而新证据应当是在原裁定或者决定之后新发现的证据,或者确实是在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据。

从上述规定可以看出,如果新证据是在原行政行为之后新发现的,不属于以相同的事实和理由再次提出评审申请。但如果是行政行为之前持续存在且无其他客观原因导致申请人无法取得的证据,则不能称之为“新证据”。

案例

在(2020)京73行初12697号菲丝博克公司与国家知识产权局其他一审行政判决书中,北京知识产权法院认为:“根据查明事实,原告曾依据2001年商标法第十条第一款第八项、第二十八条、第十三条第二款、第三十一条、第四十一条第一款等规定对诉争商标提出异议复审申请。在本案无效宣告程序中,针对诉争商标的申请注册违反2013年商标法第三十二条、第四十四条第一款规定的评审理由,原告在评审阶段新增了有关“FACEBOOK”网站的历史网页、网站用户信息、移动应用评分记录、原告投放广告信息、“FACEBOOK”商标受保护信息、第三人及其关联公司申请注册的商标档案等证据。鉴于上述证据形成时间均早于商标评审委员会作出第1205号重审裁定的时间,并非原告在原异议复审程序中客观上不能提交的证据或者规定期限内不能提交的证据,故原告在本案无效宣告程序中提出的上述评审理由并未形成新的事实的理由,其基于相同的事实和理由再次提出评审申请的行为,违反了“一事不再理”原则。被诉裁定对此认定正确,本院予以确认。”

(2)从实质性变化层面认定“新证据”

对新的证据材料的审查除时间上的形式审查之外,还应当注重对证据材料进行实质审查,即审查新的证据是否形成了“新的事实”,亦即当事人提交的证据及其证明的内容是否存在实质性变化为标准。

案例

在(2019)京行终777号怪物能量公司与罗骏桦等二审行政判决书中,一审法院北京知识产权法院认为:“根据法院查明的事实,被诉裁定中怪物能量公司主张争议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标,争议商标的注册违反2013年商标法第三十条的理由与第102992号异议复审裁定中的理由相同。事实是否相同一般应以两程序中当事人提交的证据及其证明的内容是否存在实质性变化为标准,怪物能量公司在本案无效宣告程序中增加的经公证的有关其在窝里窝外网站、淘宝网的销售情况及新浪微博宣传情况等证据,形成时间晚于第102992号异议复审裁定作出日,属于新的证据。但是,被诉裁定所依据的事实证据与第102992号异议复审裁定中的证据相比证明内容并未发生实质性变化,属于同一事实。而且,第102992号异议复审裁定根据怪物能量公司的申请,已对争议商标是否构成2013年商标法第三十条规定的情形作出生效裁定,在没有新事实的情况下,怪物能量公司基于相同理由对争议商标提起无效宣告请求,违背了“一事不再理”原则。商标评审委员会对此认定正确,应予支持。”

因此,判断新的证据材料是否构成新的事实和理由,应当注重该证据是否为在原裁定之后新发现的证据,且和原申请证据材料存在实质上的差异。

综上所述,与平等主体之间的民事诉讼不同,行政诉讼中,在保证行政相对人对行政机关享有诉权的同时,法律更需考虑这一诉权行使的谨慎性。《商标法实施条例》第六十二条的设置具有明显积极意义,既能防止申请人随意撤回商标评审申请、任意提出商标评审申请,使商标行政程序庸俗化,亦给能够直接影响到实体性条款适用的“新的事实和理由”留出救济空间,保障及维护申请人的合法权益。

在这种前提下,国知局有义务对曾撤回又以相同事实和理由重复提出的评审案件予以甄别,对于申请人重复提交无效评审请求、试图架空或规避《商标法实施条例》第六十二条规定的行为予以禁止,以维护行政裁决的效力和权威,避免造成行政资源和诉讼资源的浪费。

对此,申请人应当注意,增加理由、补强证据、增加引证商标这样在申请书中制造“量”的叠加,并不当然构成 “新的事实和理由”。申请人更需要挖掘和确认能够在实质性层面上构成“新的事实”的证据,或者确实存在的“新的理由”,切实对商标法实体性条款的适用产生影响,进而争取对自身有利的裁定结果。

[1] 江必新主编、《行政诉讼法及司法解释关联理解与适用(上册)》编委会编著:《行政诉讼法及司法解释关联理解与适用(上册)》,中国法制出版社2018年10月出版,第484页。
[2] 胡刚:《“一事不再理”原则在商标无效宣告确权案件中的适用》,载《中华商标》2016年07期,第74页。
[3] 臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社,2017年1月版,第17页。
[4] 参见臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社,2017年1月版,第15-16页。
[5] 臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社,2017年1月版,第21页。
[6] 《中华人民共和国专利法实施细则》第六十六条第二款:“在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后,又以同样的理由和证据请求无效宣告的,专利复审委员会不予受理。”
[7] 臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社,2017年1月版,第22页。

作者简介

道可特北京办公室管委会委员、高级合伙人白小莉

白小莉
道可特北京办公室管委会委员、高级合伙人

业务领域:知识产权、争议解决

道可特北京办公室管委会委员、高级合伙人白小莉

邮箱:baixiaoli@dtlawyers.com.cn

道可特北京办公室合伙人王自强

王自强
道可特北京办公室合伙人

业务领域:知识产权、公司法务

道可特北京办公室合伙人王自强

邮箱:wangziqiang@dtlawyers.com.cn

可能感兴趣

专业团队
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
检索
行业研究
更多
  • 《全国私募基金法律健康指数报告》
    本次报告的目的为以私募基金行业指数的形式提供关于立法、监管、司法的洞见。绿法联盟作为首个以法律为核心要素,以研究院为依托,以互联网为平台,以国际化为视野的法律跨界联盟,一直关注立法、监管、司法将以何种方式影响私募行业。时至今日,私募基金的体量已经发展至可以和公募基金等量齐观,其发展不得不称之为迅猛。但是,私募基金高歌猛进的同时也繁芜丛杂,自2016年始,监管、立法层对私募基金更加关注,故此尝试编纂私募基金行业法律健康指数报告,以量化考察私募基金行业法律风险方面的变化。以期以史鉴今,为未来的私募基金行业发展提供一点洞见。
  • 《2018中国不良资产蓝皮书》
    绿法联盟研究院基于对整体不良资产行业进行深入的考察、研究的基础上,与北京市道可特律师事务所共同编制了《2018中国不良资产蓝皮书》,希望能够对行业带来指导,也能体现不良资产行业本身的创新,具有一定的学术性和公益性。
  • 《央企(A股)上市公司法律健康指数报告》
    《央企(A股)上市公司法律健康指数报告》是目前市场上首份以法律健康为导向和评判标准的、研究央企(A股)上市公司发展健康度的指数报告,是第一份由第三方机构推出的带有公益性和学术性的央企(A股)上市公司指数报告,是研究、评价央企(A股)上市公司的一个全新视角与一项创新性举措。报告对央企(A股)上市公司的健康度做了全视角、多层次的分析和解读;报告以动态发展的数据库为支撑,在绿法(国际)联盟(GLGA)的协调下与相关监管部门、治理机构、重要行业组织、经营主体形成互动机制,围绕央企(A股)上市公司开展长期跟踪研究,努力推出对认识央企(A股)上市公司、推进央企(A股)上市公司发展具有重要影响的学术成果。
同道计划
更多
  • 【同道计划一】
    道可特希望联合全国志同道合的律师朋友们,一起建设事业平台,一起实现事业梦想,特推出“同道计划”。“同道计划一”旨在全国范围内招募道可特分所的合作伙伴、事业合伙人、执行主任。
  • 【同道计划二】
    “同道计划二”旨在全国乃至全球范围内招募道可特总部和北京办公室的合伙人和律师,共同成为行业、自己、市场、客户想要的样子。
  • 【同道计划三】
    “同道计划三”旨在全国乃至全球范围内招募道可特全国分所合作伙伴。道可特全国乃至全球发展蓝图,需要更多伙伴一起绘制,让我们共同打造一家让人尊敬的律所。
品牌活动
更多
  • [03/22]道可特2024创新季启动仪式
    当“新质生产力”成为两会C位词,各行业、各地区纷纷发力,竭力做好创新这篇大文章。法律行业不外如是。随着时代发展和法律行业的变革,创新已成为律所提升竞争力的关键。敢于求变,勇做破局者;勇于求新,争做开创者也是道可特一直坚持的发展内核。
  • [12/27]地方型律所的发展路径选择和竞争力打造专题研讨会暨道可特济南办公室成立五周年庆典
    2018年,道可特落子泉城,设立道可特济南办公室。作为道可特第二家分所,济南办公室定位于品牌市场旗舰店和道可特全国法律市场开发试点,是道可特在专业化、规模化、品牌化发展道路上迈出的重要一步。依托总部一体化管理平台,立足区域优势,历时五载春秋更迭,济南办公室实现了自身跨越式的发展,也见证了区域法律行业的发展与变化:行业竞争加剧、业务半径有限、人才引力不足,品牌规划不明晰……如何破茧、突围正在成为区域律所亟待解决的难题。2023年12月27日,在道可特济南办公室成立五周年之际,我们将举办“地方型律所的发展路径选择和竞争力打造专题研讨会暨道可特济南办公室成立五周年庆典”。届时,各界行业翘楚、知名媒体机构代表等嘉宾将悉数出席。
  • [12/23]聚焦企业合规服务经济高质量发展专题论坛暨道可特天津办公室成立五周年庆典
    2018年,道可特第一家分所落子海河之滨;同年,是为“企业合规元年”。2023年,道可特天津办公室成立既满五周年;同年,是为“企业合规深化年”。五载时光,道可特天津办公室已在津城熠熠生辉,合规热潮也已波及到经济社会的方方面面,成为企业走向国际市场、高标准对接国际经贸规则的必由之路,成为推动企业高质量发展、行稳致远的法治密码。聚焦企业合规服务经济高质量发展成为大势所趋!