专业解读

一、法律规定

商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原有范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

二、构成要件

从我国《商标法》第五十九条第三款的表述来看，通过在先使用权利抗辩（若使用人使用商标不构成侵权的前提下，则无须考虑该抗辩）有三个基本构成要件：

①在注册人的申请日之前，使用人先于注册人使用商标；
②属于在相同或类似商品上使用的相同或近似的商标；
③在先使用的商标有一定影响。

1.在先使用的时间节点与使用事实

（1）法条中已经点明时间节点是申请日而非核准注册之日。

申请日到商标被核准注册日这段期间，使用注册商标的行为并不构成商标专用权侵权，如果这段期间他人将相同或者近似的商标在同一种商品或者类似商品上使用并具有一定影响，则不适用《商标法》第五十九条第三款的规定（这实际上是未注册商标的保护问题。具体可以依据《民法典》《反不正当竞争法》以及《商标法》第七条、第十五条、第三十二条、第十三条、第五十八条等保护，若标识构成符合著作权法上的作品也可以用《著作权法》来保护）。

另外还需要注意一点的是，虽然使用人在申请日前使用但是该使用日期晚于注册人的使用，此时这种在先使用应当不属于《商标法》第五十九条第三款的在先使用。这种使用实际上也是未注册商标的保护问题。

（2）使用的事实问题应当是符合《商标法》第四十八条的规定，属于真实、有效、合法、非象征性的商业上的使用。

具体的判断标准，个人认为应当按照《商标法》第四十九条第二款中关于商标连续三年不使用而撤销的使用证据的证明标准来判断（即，按照商标权撤销复审行政纠纷案件中商标的使用证据的证明标准进行判断）。

（3）在先使用人的善意与否也应当是重要的考量因素。

在《商标法》第五十九条第三款的适用中，虽然从字面含义上，在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为，但是因该要求的实质是要通过此要件排除在先使用人具有恶意的情形，故在把握此要件时应把在先使用是否出于善意作为重要的考量因素，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语。

2.在相同或类似商品上使用的相同或近似的商标

主要按照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第15条的规定以及结合《商标评审规则》来判断。在此不赘述。

3.一定影响的判断

首先，除了商标法第五十九条第三款中出现了“一定影响”之外，在商标法第三十二条中也有“一定影响”的规定。既然同属于一部商标法之中，虽然出现在不同的法条中，也应当具有同样的标准。对于该标准的认定，应当按照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款的规定来认定。即，在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。不过在实践中，法院对于商标法第五十九条第三款中的“一定影响”的要求一般情况下会比第三十二条中的“一定影响”的要求要低一些；但是也需要一定的真实、有效、合法的持续性的商业使用。

其次，这里的一定影响不需要达到为相关公众熟知的驰名程度，否则直接适用《商标法》第十三条第二款的规定，按未注册的驰名商标予以保护。但是，可以参考认定驰名商标的各项因素：相关公众对商标的知晓情况；商标使用的持续时间；商标宣传时间、程度、地理范围；其他使商标产生一定影响的因素来帮助判断。

最后，在先使用的商标基于先使用人其对未注册商标的使用已产生了需要商标法保护的利益，也即在先使用的商标与在先使用人产生了一定的联系，具有了区分商品和服务来源的功能，这就具有了“一定影响”，该“影响”不需要该商标达到较高知名度，亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。

因此，通常情况下，如果使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则该商标便具有了保护的必要性。而“一定影响”的地域范围应当是在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，具体而言可以从持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的方面举证，可以认定其有“一定影响”。

三、在先使用抗辩的限制条件——原有范围

关于“原有范围”，商标法以及相关的司法解释没有明确界定。所以对于原有范围的理解自然就存在不同的观点，实践中的处理也是各不相同。但是通过实务上的案例分析可以发现对原有范围的理解也无非两种（实践中实际上也就只是围绕这两种来认定的）。即，对“原有范围”做文义解释和扩大解释两种。

文义解释，就是回到字面意义上来，即商标使用的商品类别和商品名称。扩大解释，就是不但包括商标使用的商品类别和商品名称，还包括商品或服务的生产规模、销售范围、地域范围等。虽然我本人认为按照法理上的一般解释规则应当按照文义解释来认定，但是实务案例中大多以扩大解释来认定，即，对原有范围的理解从“商标”、“商品或服务”“使用行为”及“使用主体”等要素上着手认定。在先使用人在商标权人取得商标专用后，其也只能在原来的商品类别和商品名称上继续使用商标，否则视为超出原使用范围，这很好判断。判断的难点实际上是生产规模、销售范围、地域范围等是否超出原有范围。实际上出现这种判断难点的原因在于实务中经常出现在先使用人不连续使用、许可使用、转让使用、其他承继使用以及流通地域扩大等情况。不过北京知识产权法院仅几年的案例中也有倾向于“原有范围亦不受在先使用规模的限制，在经营活动中对于标识的后续使用行为无论是否超出在先使用时的规模，均属于原有范围内。”

实践中出现这样的问题是法院的认定标准也不统一，但是越来越趋近于审查这些行为的合理性上，也就是说这种行为是否会增加使用主体。在先使用人将相关经营项目连同在先商标权益一并转让、赠送等处分行为具有正当的合理性，且本人退出的，这种行为之后不会增加在先的使用主体，不会导致在先商标使用范围扩张，在不能证明存在恶意利用在后注册商标商誉的情况下，应视为在“原有范围”的处置与使用。至于流通地域扩大的问题，要分两个层面来看待：第一，在先使用人不能自己主动或者授权许可他人到原地域范围之外使用该商标或者设点经营，当然商品的自然流通到其他地域的除外。目前实践中的案例基本上都是这种情况的认定。第二，在先使用人，借助电子商务平台出售的，就需要进一步研究。目前实践中尚未发现具体的案例。但是我认为，增加其他电子商务平台，属于超出了原有范围。

四、参考案例

1.（2012）闽民终字第378号、（2011）厦民初字第158号

裁判要旨：原告无权禁止与该商标近似的商标的在先使用人被告继续使用商标。且被告长期在中国使用商标，继续使用该商标也不会导致相关公众对产品的来源产生混淆，即使原告的商标不被撤销，被告使用商标也不构成对原告商标权的侵权，因此原告主张被告商标侵权没有法律依据，其诉讼请求依法应予驳回。（最高人民法院公布2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例之二十七）

2.（2021）最高法民再3号

裁判要旨：认定是否构成商标先用权抗辩中的“在原使用范围内继续使用该商标”，应当考虑商标使用的地域范围和经营规模。商业主体虽在先使用商业标识，但在他人就该标识获得注册之后，该商业主体又在原经营范围之外开设新的分支机构，并在该分支机构的经营中使用与注册商标相同或近似标识的，不属于商标法第五十九条第三款规定的“在原使用范围内继续使用该商标”的情形。（入库案例，入库编号：2023-09-2-159-028）

3.（2024）鲁11民终73号

裁判要旨：被诉侵权人提交的2020年3月11日创建的销售商品链接“黄花鱼新鲜冷冻纯野生黄鱼某某小黄鱼海鲜水产批发顺丰包邮”页面中显示的支付订单数为0，未提交在某某水产协会第4303****号“图形+某某小黄鱼+ZHOUSHANXIAOHUANGYU”地理标志证明商标公示日期前或商标注册前使用“某某小黄鱼”标识进行销售商品的销售数量、销售价格等，亦未举证证明其使用行为导致其使用的“某某小黄鱼”标识有一定影响，故其提供的证据不足以证明其对“某某小黄鱼”标识的使用属于《商标法》第五十九条第三款规定的情形，其据此主张不构成侵权不承担侵权责任，不能成立，本院不予支持。

五、结语

我国商标法实行商标权注册取得制度，采取申请在先原则，并未规定只有在先使用商标才可申请注册。在缺乏排除商标申请人在先申请正当性的情况下，即使《商标法》第五十九条第三款的抗辩得到法院的支持，自己的品牌规模也注定无法扩展，经营规模必将受限。所以，不论何时“商品未动，商标先行”都是正解。

参考资料

①《民法典》
②《商标法》
③《反不正当竞争法》
④《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》
⑤《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
⑥《商标评审规则》
⑦（2012）闽民终字第378号民事判决书
⑧（2021）最高法民再3号民事判决书
⑨（2024）鲁11民终73号民事判决书

作者简介

徐浩
北京办公室 高级合伙人

业务领域：知识产权、争议解决、房地产与建筑工程、慈善机构与社会组织

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王永先
北京办公室 律师

业务领域：知识产权，争议解决，房地产与建筑工程，环境、能源与资源

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